São três os requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
Sobre o requisito de aplicação industrial não restam muitas dúvidas, basta que a invenção tenha aplicação prática em qualquer tipo de indústria seja ela uma fábrica tradicional seja a indústria, por exemplo, do agronegócio. Gosto muito do exemplo do “método para coloração química dos cabelos”, teria esse método aplicação industrial? Em um primeiro momento, pensamos que as pessoas colorem seus cabelos na privacidade de seus banheiros ou de seus salões de beleza, mas o que dizer sobre a indústria de perucas? Rsrs. Sim, é possível vislumbrar aplicação industrial até mesmo para um método de tingir cabelos. Assim, é bem raro que uma invenção não tenha aplicação industrial.
A parte que mais gera dúvidas, porém, é em relação aos outros dois requisitos. À primeira vista, ambos parecem se tratar da mesma coisa, mas não são. Em comum, eles servem para diferenciar a invenção daquilo que já existe. Como já vimos antes, tudo aquilo que já existe é conhecido como Estado da Técnica (em inglês, Prior Art). Para a aferição tanto do requisito de Novidade quanto do requisito de Atividade Inventiva, faz-se uma busca de anterioridades, como já falamos aqui e, ato contínuo, se compara a invenção com o Estado da Técnica. É nesse ponto que esses dois requisitos se diferenciam.
Quando a invenção é idêntica ao que é encontrado no Estado da Técnica, dizemos que a invenção não é nova. Quando eu falo idêntica, é idêntica mesmo. Em todos os seus detalhes. Isso é o que é conhecido por novidade absoluta. A novidade, na grande maioria das jurisdições, é compreendida dessa maneira. Para que uma invenção não seja considerada nova, ela, como um todo, incluindo todos os seus detalhes, tem que ter sido antecipada por uma única revelação, por exemplo, um único documento. Não vale combinar um pedacinho da invenção aqui com outro pedacinho ali. A figura abaixo, adaptada de um artigo redigido por um Examinador do Escritório Europeu de Patentes (Stellmach 2009), explica melhor:
Como é possível perceber, a invenção em exame não é nova quando comparada com o estado da técnica porque todos os elementos que a compõem foram antecipados por uma única anterioridade.
Mas, isso é difícil de acontecer! Sim, ausência de novidade é algo muito raro. Não é usual a reinvenção da roda. Quando ocorre, geralmente, o documento anterior é do próprio inventor. Um exemplo comum é quando o inventor defende uma Tese de Doutorado antes de depositar o seu pedido de patente (há uma exceção para isso que é o período de graça, mas para não confundirmos, vamos falar sobre esse instituto em outro post). Outro exemplo, é quando o inventor deposita um pedido de patente em um País e depois de um tempo, por exemplo, 1 ano e meio, deposita o mesmo pedido, igualzinho, em outro País. O examinador do segundo país vai, certamente, encontrar o primeiro pedido, o que o levará a concluir que o segundo pedido não é novo. O prazo para depositar um pedido entre um país e outro é de 1 ano; o nome desse instituto é Prioridade. Mas, também, para não confundirmos, falaremos sobre isso em outro post. O importante aqui é que se, durante a busca, o examinador encontrar em um único documento todos os elementos da invenção, a invenção será considerada como carecendo do requisito de Novidade.
A substituição de um elemento por outro, a adição de um elemento ausente ou a subtração de um elemento, tudo isso acarreta no cumprimento do requisito de Novidade. Qualquer modificação, por menor que seja, fará com que a invenção seja nova. Vejamos a figura abaixo (adaptada de Stellmach 2009):
Agora, você deve estar se perguntando: Mas e se essa modificação for trivial? Boba. Algo que todo mundo que trabalha com aquilo sabe fazer rotineiramente. Algo que os demais inventores considerariam óbvio ou evidente? Bom, neste caso, o requisito não é mais o de Novidade, mas o de Atividade Inventiva. O requisito de atividade inventiva é equivalente ao ‘non-obviousness’ dos Estados Unidos. Cada jurisdição tem a sua própria maneira de interpretar o conceito de inventividade, mas o princípio geral em todos os territórios é o de evitar que o benefício do monopólio temporário oferecido pelas patentes seja concedido para uma invenção que poderia ser rotineiramente realizada por um técnico no assunto sem grandes esforços.
A interpretação do ‘non-obviousness’ nos Estados Unidos foi construída em 1952, quando dois proeminentes advogados de patentes, Pasquale Joseph Federico e Giles Sutherland Rich, deram forma ao conceito que proibia patentes de invenções para as quais as "diferenças entre o alegado invento e a arte prévia são tais que a invenção reivindicada como um todo teria sido óbvia (...) para uma pessoa tendo habilidade ordinária na arte a que pertence o alegado invento”;
Na Europa, de modo a aferir o cumprimento desse requisito, a Corte de Recursos do Instituto Europeu de Patentes desenvolveu a abordagem que ficou conhecida como "the problem-and-solution approach" que estipula que uma invenção deve ser descrita em termos de um problema técnico e da solução fornecida para esse dado problema, declarando quaisquer efeitos vantajosos com referência à tecnologia anterior. Em síntese, essa abordagem implica que o examinador deve considerar se, partindo-se da tecnologia que mais se aproxima daquela do pedido, seria óbvio para um técnico no assunto chegar à invenção tal como reivindicada.
O “técnico no assunto” e a “pessoa tendo habilidade ordinária na arte” são conceitos parecidos, são uma ficção jurídica, uma abstração mental. Podemos compreender como uma única pessoa ou mesmo um grupo de pessoas com conhecimento, como uma equipe de pesquisa, com habilidades normais numa determinada tecnologia, sem ser nenhum expert ou perito ou bambambam. Uma pessoa padrão. Uma equipe de pesquisa padrão. É um conceito que se assemelha ao do homem médio para quem é do Direito.
Então, além de ser nova, é indispensável, que a invenção tenha também, nas palavras de Dênis Barbosa, “um atributo especial de salto inventivo, que impeça a criação de monopólios para aquisições tecnológicas irrelevantes” (Barbosa 2010). Somente invenções novas podem ser inventivas de modo que o cumprimento do requisito de atividade inventiva é sempre o último a ser verificado. A pergunta a ser feita, quando do exame da Atividade Inventiva é se a invenção em questão deriva ou não de maneira óbvia do Estado da Técnica. Ao contrário da análise sobre a novidade, para responder a essa pergunta, é possível combinar mais de um documento do Estado da Técnica. Não muitos, claro. Quando é necessário combinar várias informações aqui, ali e acolá, é bem provável que a inventividade esteja justamente no próprio ato de combinar. É a parte mais difícil do exame: saber se uma invenção é inventiva ou não. Veja com seus próprios olhos:
Na figura acima, também adaptada de Stellmach, 2009, substituir F1 por F2 é novo, disso não resta dúvida, contém novidade por substituição, mas seria óbvio perante as três revelações presentes no Estado da Técnica? F1 já existia com M (revelação 1) mas também com M´ (revelação 2). M´, por sua vez, já existia com F2 (revelação 3). Um técnico no assunto, sabendo que F1 funciona tanto com M quanto com M´e sabendo que M´ funciona com F2, consideraria substituir F1 por F2 na estrutura que contém M? Para responder a essa pergunta, há que se avaliar os dados experimentais, as vantagens, se houverem, as funções de cada uma dessas partes, além de vários outros elementos da tecnologia. É por causa do requisito de atividade inventiva que se faz necessário possuir Examinadores de Patentes altamente treinados nas tecnologias que eles examinam. É difícil. Principalmente porque a pergunta tem que ser feita no passado. Não adianta avaliar a obviedade hoje. Tinha que ser óbvio ou não lá na data de depósito (ou da prioridade), às vezes, isso significa se colocar no lugar do inventor de 6, 10, 15 anos atrás. Em 2002, não tínhamos Facebook, não tínhamos smartphone ou Whatsapp e a equipe de pesquisa mediana sequenciava o DNA em géis de poliacrilamida feitos à mão ou embutidos em máquinas, em placas ou em colunas, com nucleotídeos marcados com radioatividade ou fluoróforos. Ainda não havia as técnicas de sequenciamento modernas. Nada de Polony sequencing, Illumina (Solexa) sequencing, SOLiD sequencing, Ion Torrent semiconductor sequencing, DNA nanoball sequencing, Heliscope single molecule, Single molecule real time (SMRT) sequencing, Nanopore DNA sequencing… É sem a menor sombra de dúvida o requisito de patenteabilidade mais difícil de se avaliar.
Referências utilizadas neste Post:
Joachim A. Stellmach. A graphical representation of the problem-solution approach (PSA) to the assessment of inventive step. World Patent Information 31 (2009) 4–10;
Dênis Barbosa. Uma introdução propriedade intelectual. (2010) Editora Lumen Juris. 2° edição.